全部谁来对IP授权中的侵权行为负责,授权方or被授权方?

谁来对IP授权中的侵权行为负责,授权方or被授权方?

米律 2017-11-09 18:13:19

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2016年10月31日,上海市黄浦区人民法院对当时《中国好声音》在国内的IP权利方—梦响强音文化传播(上海)有限公司(原告,反诉的被告)诉深圳市魅动智能股份有限公司(被告,反诉的原告)的著作权许可使用合同纠纷做出了一审判决。

其中有一项是:不支持被告提出的“因原告制止第三方侵权不力构成违约而解除合同”的主张。这不禁让人产生一些联想:

制止第三方侵权不力会导致解除合同吗?
制止第三方侵权仅是原告要做的事?
在许可使用合同中,怎么约定“制止第三方侵权”的义务有利于保护权利方的合法权益?

一、中国好声音IP授权案始末

梦响强音文化传播(上海)有限公司与深圳市魅动智能股份有限公司于2013年12月25日签订了《中国好声音合作协议》(以下简称《合作协议》)。

协议中约定:在三年的授权期内被告可在特定授权的产品(如耳机等)上使用“中国好声音”三个品牌标识(见附件标识样式一至三),应支付的标识使用费为每年保底金200万元和相应的销售提成;如协议解除或终止,被告应立即停止使用授权标识及生产授权产品;

当《合作协议》所授权的授权标识受到第三方侵权时,原告有义务尽量采取一切措施及时进行制止,否则,被告可自行采取措施制止,所发生的费用由双方平摊。

在合作期间,被告仅支付了部分的授权金,经原告多次沟通无果,原告为此起诉被告要求其支付授权金并承担其它责任。

被告称其分别于2014年10月、12月、2015年1月多次以邮件的方式告知原告有不同的第三方在被告已获得授权的产品品类上违规使用“中国好声音”标识的侵权事宜。

原告为制止第三方侵权采取了包括发函给侵权方、侵权方销售平台等行动,但被告认为原告行为不力。

被告于2015年2月6日发函以“原告未能及时制止第三方的侵权行为而严重侵害了被告的合法权益,视为原告未能履行合同构成违约”而提出解约,并且主张其单方解约后的销售行为只是清库存,因此无须另行支付授权费用。

后经法院调查及双方多次开庭质证,法院最终没有支持被告的观点。

法院的理由主要有:

1)双方在协议中对甲方应当采取的“制止侵权”的措施和制止侵权的义务约定不明;

2)赋予被告维权的权利也是义务,即如原告未能履行上述义务或制止不力,被告可以自行采取措施进行维权,所发生的费用由双方平摊,但并未赋予被告合同解除权。

3)原告已采取的措施符合商业标识授权行业普遍的交易习惯和一般商事主体的注意义务,并未导致合同目的无法实现。

基于此,被告最终还是被判定向原告支付应付的授权费用,同时还承担违约责任。

在IP授权过程中,遭遇侵权的事儿比比皆是,对授权方和被授权方来讲如何有效维护自身的合法权益对其商业发展极其重要。

二、IP授权中的维权义务

IP授权的商业本质是被授权方通过将具有一定知名度和美誉度的IP(可能是形象,也可能是商标或其它形式)与其某些特定产品用一定的方式相结合,以增强该产品对用户的吸引力,从而促进或提高该产品知名度或销售量或影响力,得以实现其商业目的。

对于授权方,则通过被授权方来实现授权方在商业上的收益。因此在对第三方的侵权进行维权方面,双方可以基于这样一个共同目的去做相关约定并履行。

就上述案例来讲,由于双方在协议中对“维权方式”“维权义务”约定不明,因此在法律适用上依据的是合同法61条的规定:

《合同法》第61条:当合同条款没有约定或约定不明时,双方可以通过订立协议的方式进行补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

当承担义务的一方采取的行动符合当时交易习惯或合同目的的,通常视为对合同的履行,除非承担义务方采用消极的方式或者不作为(即不采取任何方式对侵权行为进行制止)。

如果承担义务方不作为或消极应对影响到合同目的的,则构成违约。

如果协议中对“维权义务”就没有约定,那又怎么确定谁有权来维护权益呢?

基本处理原则是:当相关法律法规有明确规定时,应当按照该规定执行;如果没有的,则可以按照合同法第61条的规定处理。

如果这份协议是关于注册商标的使用许可或其它属于《中华人民共和国商标法》管辖的范畴的,则可以通过《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的第四条来确定承担维权的义务人:

在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;
排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;

普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。

从上述规定可以看到,维权的权利义务更多的在于授权方(许可人),被授权方(被许可人)是在具备一定条件下才拥有维权的权利。

三、在合同中如何约定维权义务

那对于“维权义务”,我们在协议中又该怎么约定呢?

合同是体现的是合同各方的意思自治,在不违背法律强制性规定的前提下,合同内容对合同各方均具有约束力。

针对IP授权过程中,对于第三方侵权维权之事宜,合同各方可以自行约定“谁应当承担制止侵权的义务”,同时还需要对该承担制止义务的主体应当做哪些事、做到什么程度进行约定;

除此之外,合同各方还可以对维权成本的承担、维权所获的赔偿的分配进行确定。

参考约定如下:

侵权通知和侵权制止

1)如果被授权方发现任何第三方侵犯了授权方在授权财产上的合法权利,被授权方应就其当时了解到的情况及时书面告知授权方所有侵权状况。

2)本协议任何内容都不得规定授权方必须采取法律行动或其他各种形式的行动来阻止正在侵犯或被控侵犯授权方在授权财产上的合法权利的第三方行为。

3)尽管有上述第2条的规定,若授权方对任何侵权的第三方提起诉讼或仲裁,则被授权方承诺会应授权方的要求提供与该诉讼或仲裁相关的支持和帮助,由此产生的费用由授权方承担。

4)经授权方书面许可,被授权商可以代表授权方以被授权商自己的名义对侵权的第三方提起诉讼或仲裁,由此产生的费用由被授权商自行承担。被授权商获得赔偿的,该赔偿在扣除因诉讼或仲裁产生的费用后由授权方和被授权方按照授权方:被授权方=[ ]:[ ]的比例进行分配。

附名词解释:

1)不作为,是指行为人有义务实施而且有可能实施某种积极的行为但却未能实施的行为。

2)独占使用许可,是指所有权人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,所有权人依约定不得使用该注册商标;

3)排他使用许可,是指所有权人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,所有权人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;

4)普通使用许可,是指所有权人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。


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